Contrefaçon de marque -concurrence déloyale : le tribunal retient le risque de confusion dans l’esprit du public

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mercredi 13 décembre 2017
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TGI de Paris, 3ème ch. – 3ème sec., jugement du 1er décembre 2017
J.M. Weston / Coach Inc et Coach Stores France

concurrence déloyale –  contrefaçon de marque – marque européenne – validité du procès-verbal d’Huissier

A l’audience du 24 octobre 2017, tenue publiquement, devant Carine Gillet, juge rapporteur, qui sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience et après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile.

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JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

La société JM Weston (ci-après « JM Weston ») est une société française fondée en 1891 qui a pour activité la fabrication et la commercialisation de maroquinerie haut de gamme, dont notamment des chaussures en cuir d’exception ainsi que différents accessoires de mode, comme des modèles de ceintures en cuir, porte-feuilles, bagages…

La société JM Weston est notamment titulaire de :

-la marque verbale de l’Union européenne n°13574157 « Weston » déposée le 15 décembre 2014 et enregistrée le 1er avril 2015, pour désigner des produits en classes 3, 18 et 25,

-la marque verbale de l’Union européenne n°2596930 « JM Weston» déposée le 28 févier 2002 et enregistrée le 18 mars 2004, pour désigner des produits et services en classe 18 visant “Cuir et imitation cuir, peaux d’animaux, malles et valises, parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie”et en classe 25 pour désigner des « vêtements (habillement), chaussures (à l’exception des chaussures orthopédiques), chapellerie ».

La société JM Weston utilise le terme «Weston» dans ses documents de présentation, faisant référence à l’histoire de la Maison « de Limoges à Weston » et dans ses propres catalogues, pour désigner ses produits, comme par exemple pour le « Moc Weston » .

Elle a constaté la commercialisation par la société américaine Coach Inc, elle-même également spécialisée dans la maroquinerie de luxe, leader dans ce secteur en Amérique du Nord et titulaire notamment de la marque américaine Coach New York, d’une ceinture désignée « Weston » (référence : « 63333 »), d’une part sur le site internet spécialement adapté au public français de Coach, rédigé en langue française et accessible à l’adresse dédiée www.france.coach.com et d’autre part, dans un corner au printemps Haussmann où a été dressé un procès-verbal de constat d’achat le 07 juin 2016.

La société JM Weston a adressé le 16 juin 2016 à la société américaine Coach Inc. une mise en demeure de cesser ces agissements puis a fait assigner en contrefaçon de marques et concurrence déloyale, d’une part, la filiale française de la société Coach et d’autre part, la maison mère américaine, par actes respectivement des 23 août 2016 et 23 janvier 2017, les procédures ayant été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 28 mars 2017.

La société Weston a fait signifier par voie électronique ses dernières écritures le 28 juillet 2017, sollicitant du tribunal de :

Vu l’article L717-1 du code de la propriété intellectuelle,
Vu l’article 1240 du code civil (nouveau), 1382 (ancien),
Vu les pièces versées au débats,

-Déclarer la demande de nullité procès-verbal de constat du 7 juin 2016 irrecevable et en tout état de cause,

-Débouter les sociétés Coach Stores France et Coach Inc de leur demande de nullité de cet acte,

-Débouter les sociétés Coach Stores France et Coach Inc de leur demande de nullité de l’assignation,

-Débouter la société Coach Stores France de sa demande de mise hors de cause,

-Déclarer les sociétés Coach Stores France et Coach Inc irrecevables en leur demande de déchéance la marque de l’Union européenne « JM Weston » n°2596930 pour le « cuir » et « imitations du cuir » en classe 18 et, en tout état de cause,

-Débouter les sociétés défenderesses de leur demande de déchéance,
-Constater que les sociétés Coach n’ont jamais répondu à la sommation de communiquer notifiée par RPVA le 24 mars 2017,

-Recevoir la société JM Weston en ses demandes et ce faisant, l’en dire bien fondé,

-Constater que la société JM Weston est titulaire de :
o la marque de l’Union européenne n°13574157 « Weston » déposée pour la classe 25 (« ceintures (habillement) »), o la marque de l’Union européenne n°2596930 « JM Weston » déposée pour la classe 25 (« vêtements (habillement) »),

-Dire et juger que les sociétés défenderesses ont commis des actes de contrefaçon au sens de l’article L717-1 du code de la propriété intellectuelle de ces marques,

-Dire et juger que les sociétés Coach se sont également rendues coupables d’actes distincts de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la société JM Weston,

En conséquence :

-Condamner in solidum les sociétés Coach Stores France et Coach Inc à verser à la société JM Weston :

  • une indemnité de 200.000 euros, sauf à parfaire, en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon de marques,
  •  une indemnité de 150.000 euros, sauf à parfaire, en réparation du préjudice subi du fait des actes distincts de concurrence déloyale et de parasitisme,

Ordonner l’arrêt immédiat de toute exploitation par les sociétés Coach Stores France et Coach Inc, à quelque titre que ce soit, des marques dont est titulaire la société JM Weston, seules ou en association avec d’autres termes, couleurs ou éléments graphiques sous astreinte de 3.000 euros par infraction constatée à compter du prononcé du jugement à intervenir et se réserver la liquidation de l’astreinte,

-Ordonner aux frais avancés des sociétés défenderesses la publication du dispositif du jugement à intervenir dans trois journaux ou magazines au choix de la société JM Weston sans que le coût de chacune de ces publications n’excède la somme de 30.000 euros hors taxes,

Condamner in solidum les sociétés Coach Stores France et Coach Inc à publier, pendant une durée de 3 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard, tout en haut de la page d’accueil de son site internet, accessible à l’adresse france.coach.fr, en caractères gras, noirs sur fond blanc, de 0,5 cm de hauteur, dans un encadré, sous le titre «communiqué judiciaire», lui-même en caractères de 0,7 cm de hauteur, le communiqué judiciaire suivant :

« Par jugement en date du … , le tribunal de grande instance de Paris a condamné Coach NY pour contrefaçon et concurrence déloyale et parasitaire des marques « Weston » et « JM Weston » de la société JM Weston »

Condamner in solidum les sociétés Coach Stores France et Coach Inc à payer à la société JM Weston la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,

-Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions, nonobstant appel et sans constitution de garantie.

Les sociétés défenderesses Coach Stores et Coach Inc. ont fait signifier par voie électronique leurs dernières conclusions le 27 septembre 2017 aux termes desquelles elles demandent au tribunal de: Vu le Règlement (CE) n°207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne modifié par Règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015,

Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
Vu les articles 56, 70, 699 et 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,

IN LIMINE LITIS,

-Déclarer la société Coach Inc recevable en sa demande en nullité du procès-verbal de constat d’achat du 7 juin 2016 et faire droit à la demande de nullité,

-Constater la nullité du procès-verbal de constat d’achat du 7 juin 2016 et versé aux débats par la société J.M. Weston, l’achat ayant été effectué par une stagiaire du conseil de la société J.M. Weston et n’est donc pas un tiers indépendant de la partie requérante,

-Constater la nullité de l’assignation délivrée à la société Coach Stores France le 23 août 2016 faute de fondement légal,

En conséquence,

-Faire droit à l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la société Coach Stores France et débouter de ce chef la société J.M. Weston de toutes ses demandes,

-Dire et juger que la preuve des actes de contrefaçon allégués par la société J.M. Weston n’est pas rapportée à l’encontre de la société Coach Stores France , débouter la société J.M. Weston de l’ensemble de ses demandes à tout le moins à l’encontre de la société Coach Stores France ,

A TITRE PRINCIPAL,

-Constater que le site internet http://france.coach.com sur lequel était reproduit le terme «weston» est exploité par la société de droit américain Coach Inc et non par la société Coach Stores France,

-Constater que le terme « weston » n’a pas été utilisé à titre de marque par la société Coach Inc,

-Déclarer les sociétés Coach Inc et Coach Stores France recevables en leur demande reconventionnelle en déchéance de la marque de l’Union européenne « JM Weston» n°2596930 s’agissant du « cuir » et des « imitations du cuir » en classe 18,

-Constater que la marque de l’Union européenne « JM Weston » n°2596930 n’a fait l’objet d’aucune exploitation sur le marché français pour le « cuir » et les « imitations du cuir » en classe 18 qui étaient visés dans l’assignation délivrée à la société Coach Stores France dans la présente affaire,

En conséquence,

-Ordonner la mise hors de cause de la société Coach Stores France,
-Dire et juger que la société Coach Inc n’a commis aucun acte de contrefaçon à l’encontre des marques de l’Union européenne n°13574157 « Weston » et n°2596930 « J.M. Weston», ni aucun acte de concurrence déloyale et parasitaire à l’encontre de la société J.M. Weston,

-Débouter la société J.M. Weston de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre des sociétés Coach Stores France et Coach Inc,
-Prononcer la déchéance de la marque de l’Union européenne « JM Weston » n°2596930 à compter du 23 décembre 2007 pour désigner le « cuir » et les « imitations du cuir » en classe 18 qui sont opposés à la société Coach Stores France,

-Ordonner la transmission à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, par les soins de monsieur le Greffier, du jugement à intervenir, en vue de son inscription au Registre des Marques de l’Union européenne,

A TITRE SUBSIDIAIRE,

-Dire et juger que les sociétés Coach Stores France et Coach Inc n’ont commis aucun acte de contrefaçon à l’encontre des marques de l’Union européenne n°13574157 « Weston» et n°2596930 « J.M. Weston »,

-Dire et juger que les sociétés Coach Stores France et Coach Inc n’ont commis aucun acte de concurrence déloyale et parasitaire à l’encontre de la société J.M. Weston,

En conséquence,

-Dire et juger l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société J.M. Weston France infondées, l’en débouter,

A TITRE TRÈS SUBSIDIAIRE,
-Condamner les sociétés Coach Stores France et Coach Inc à verser à la société J.M. Weston la somme symbolique de 1 euro en réparation des préjudices allégués,

EN TOUTE HYPOTHÈSE,

-Dire et juger mal fondée la société J.M. Weston en ses demandes et l’en débouter, s’agissant de l’exécution provisoire du jugement à intervenir et des mesures d’interdiction et de publication,

-Condamner la société J.M. Weston à verser à société Coach Stores France la somme de 20.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

-Condamner la société J.M. Weston à verser à société Coach Inc la somme de 20.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

-Condamner la société J.M. Weston aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître David Masson de l’AARPI Dentons Europe conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 03 octobre 2017 et l’affaire plaidée le 24 octobre 2017.

La présente procédure susceptible d’appel est contradictoire. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures précitées des parties, pour l’exposé des prétentions respectives des parties et les moyens qui y ont été développés.

DISCUSSION

-sur la nullité du procès-verbal de constat du 07 juin 2016

Les sociétés Coach invoquent la nullité du procès-verbal de constat d’achat du 07 juin 2016, aux motifs que l’assistante de l’huissier instrumentaire se trouvait lors de l’établissement du constat, stagiaire dans le cabinet d’avocats, conseil de la société demanderesse et que celle-ci ne présentait donc pas de garanties quant à son indépendance et son impartialité.

Les sociétés Coach soutiennent préalablement que cette exception est recevable, car le défaut d’indépendance et d’impartialité de l’huissier constituant un vice de fond, cette exception pouvait être soulevée en tout état de cause.

Au surplus, quand bien même cette exception constituerait un vice de forme, elle a été invoquée avant toute défense au fond, par la société Coach Inc. et les premières conclusions de la société Coach France n’ont pu couvrir cette irrégularité, puisque la société américaine, à l’origine de l’exception ne se trouvait même pas, à cette date partie à la procédure.

Les sociétés Coach estiment que le procès-verbal de constat est nul car le droit à un procès équitable commande, en vertu de la nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation, que la personne qui assiste l’huissier soit indépendante de la partie requérante, qualité que ne présentait pas l’assistante et ce a fortiori, alors que la société JM Weston s’est abstenue de faire procéder à une saisie-contrefaçon.

Les défenderesses ajoutent que cette jurisprudence doit être appliquée y compris aux instances en cours dès lors que la cour suprême n’a pas envisagé de moduler les effets du revirement et qu’il n’existe aucune disproportion manifeste, et sans qu’il soit nécessaire d’établir l’existence d’un grief, s’agissant d’un vice de fond.

La société JM Weston soulève l’irrecevabilité de la demande de nullité du constat, par application combinée des articles 649, 112 et 113 du code de procédure civile, car l’exception n’a pas été signifiée in limine litis avant toute défense au fond ( soulevée le 13 juin 2017 alors que la société Coach France avait précédemment conclu le 25 octobre
2016) et car cette exception n’a pas été soulevée simultanément, à celle de nullité de l’assignation.

Il doit par ailleurs en vertu des principes du respect des droits de la défense et de sécurité juridique, être donné un effet différé du revirement de jurisprudence, dont la cause est extérieure aux parties et ne pas appliquer celle-ci aux instances en cours, eu égard par ailleurs à la portée incertaine de l’arrêt invoqué, par ailleurs très critiqué par les praticiens et la doctrine.

Enfin, il n’est démontré aucun stratagème déloyal de l’assistante de l’huissier dans l’administration de la preuve ni même l’existence d’un grief résultant de ce vice de forme.

Sur ce,

La violation de l’obligation de loyauté de l’huissier constitue un vice de fond, régi par les dispositions des articles 117 et suivants du code de procédure civile.

L’exception de nullité invoquée par la société américaine est recevable, dès lors que ce moyen a été soulevé dans le cadre des premières écritures de celle-ci, quand bien même la co-défenderesse assignée précédemment a signifié entretemps des conclusions et soulevé une autre exception tirée de la nullité de l’assignation.

En effet, les dispositions de l’article 74 du code de procédure civile exigeant le développement simultané et in limine litis des exceptions, sont inapplicables en l’espèce, puisque la société américaine qui a développé ce moyen, ne pouvait le faire antérieurement, car elle ne se trouvait pas encore partie à la procédure et que le moyen de nullité a bien été soulevé par elle, dans ses premières écritures, indépendamment du fait qu’elle dispose du même conseil que la société française préalablement assignée.

S’agissant d’une nullité de fond, les défenderesses n’ont pas à démontrer l’existence d’un quelconque grief.

En l’occurrence, l’application immédiate de la solution dégagée dans l’arrêt du 25 janvier 2017, aux constats réalisés sous l’empire de la précédente jurisprudence serait de nature à affecter irrémédiablement la situation de la demanderesse, ayant agi de bonne foi, en se conformant à l’état du droit applicable à la date de leur constat, dans la mesure où l’unique preuve de la demanderesse serait annulée, alors par ailleurs que la preuve en matière de contrefaçon est libre et peut être établie par tout moyen, de sorte qu’il ne peut être reproché à la société Weston, l’absence de l’exécution d’une saisie-contrefaçon.

En outre, quand bien même l’assistant de l’huissier instrumentaire est effectivement en l’espèce, le stagiaire de l’avocat du requérant, il n’en demeure pas moins en l’espèce que l’intéressée est entrée dans le magasin sans être porteuse d’un quelconque objet en relation avec l’affaire et qu’elle en est ressortie quelques instants plus tard, avec un ticket de caisse et une ceinture Coach, ce que l’huissier a constaté (pièce n°12), sans que ne puisse être suspectée l’existence de quelconque manoeuvre de celle-ci, qui ne saurait en tout état de cause se déduire de sa seule qualité de stagiaire du cabinet d’avocat du requérant.
Dès lors le procès-verbal de constat d’achat est régulier.

-sur la nullité de l’assignation

Les sociétés défenderesses poursuivent la nullité de l’assignation, au visa de l’article 56 du code de procédure civile, pour défaut de fondement en droit et de motifs juridiques, dès lors que l’acte introductif d’instance évoque des “marques communautaires” (lesquelles sont devenues des marques de l’Union européenne) et se fonde sur des dispositions du droit français (article L713-2 et 3 et L716-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle).

La société JM Weston expose qu’il n’existe aucune ambiguïté sur ses demandes et qu’en tout état de cause, la nullité invoquée suppose l’établissement d’un grief et que les conclusions ultérieures des défenderesses ont couvert cette irrégularité.

Sur ce,

En application des dispositions de l’article 56 -2° du code de procédure civile, “l’assignation contient à peine de nullité (…) l’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit.”

Outre que cette demande relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état en application des dispositions de l’article 771-1 du code de procédure civile et que le tribunal ne peut donc en connaître, il s’agit d’une nullité de forme régie par les dispositions des articles 112 et suivants du même code, nécessitant pour être admise, la démonstration d’un grief pour celui qui l’invoque en application des dispositions de l’article 114 du même code et l’absence de développement par le même de moyens de défense au fond, conformément aux dispositions de l’article 112 du code de procédure civile.

En l’occurrence, l’acte introductif du 23 août 2016 invoque les marques communautaires de la demanderesse, alors que celles-ci sont devenues des marques de l’Union européenne, par l’effet du règlement CE 2015-2424 du 16 décembre 2015, modifiant le règlement 207/ 2009 du 26 février 2009, entré en vigueur le 23 mars 2016 et l’assignation vise également les dispositions du droit français.

Mais les défenderesses ne rapportent l’existence d’aucun grief, alors qu’elles ont parfaitement compris le champ du litige et se sont trouvées à même d’organiser leur défense, en signifiant des conclusions détaillées.

En outre les dernières conclusions de la société JM Weston ont été rectifiées, de sorte que la nullité est couverte, conformément aux dispositions de l’article 115 du code de procédure civile.

sur la mise hors de cause de la société Coach Stores France

La société Coach Store France sollicite sa mise hors de cause, au motif que les demandeurs ne démontrent nullement qu’elle aurait utilisé le signe “Weston”.

En effet, le site internet sur lequel le procès-verbal de constat a été réalisé le 7 juin 2016 (pièce n°11 de la demanderesse) appartient à la société Coach Inc. qui est seule responsable du site et de son contenu.

Le constat d’achat du 07 juin 2016 est quant à lui nul et en tout état de cause, établit selon cette défenderesse, la commercialisation par le magasin Printemps d’articles de la marque Coach, mais non pas la commercialisation des articles litigieux par la société Coach Stores France.

Rien ne permet par ailleurs d’établir que l’étiquette de la ceinture comporte une mention “WSTN”, les pièces n°29 et 30 produites par la société Weston étant sans valeur probante, s’agissant de simples captures d’écran.

Enfin, c’est la société américaine a répondu à la mise en demeure adressée par la société Weston, à la société française, qui n’était pas concernée par le litige.

La société Weston réplique que la société Coach France dispose d’un corner au magasin Printemps Haussmann, ainsi qu’il ressort de l’extrait kbis de celle-ci, dans lequel a été exécuté le procès-verbal de constat d’achat. L’article porte la référence interne 63333, qui est mentionnée sur le site de vente en ligne de la société américaine (pièce n°11) et se trouve muni d’une étiquette code-barre qui a été retirée, mais que l’on retrouve reproduite (pièce n°30).

Elle ajoute que la filiale française à réception de la mise en demeure n’a jamais indiqué ne pas être concernée par le litige et le propre site internet du magasin Printemps révèle que seule la société Coach Stores France y commercialise les produits de cette marque, au sein d’un magasin d’un espace qui lui est exclusif.
La demande de mise hors de cause de la société Coach France doit donc être écartée.

Sur ce,

La société française n’est pas responsable du site internet sur lequel a été réalisé le constat du 07 juin 2016 (pièce n°11) lequel appartient à la société américaine, qui est désignée dans les mentions légales. La société française n’a pas répondu elle-même à la mise en demeure qui lui avait été adressée, mais l’a transmise à la société américaine.

Néanmoins, la société française dispose d’un établissement situé dans le magasin Printemps Haussmann (pièce Weston n° 9) et ce corner, s’agissant d’un espace exclusif (pièce n°40 des sociétés Coach) est le seul dans le magasin à distribuer des produits Coach, de sorte que c’est nécessairement dans cet établissement, appartenant à la société française Coach, qu’a été acquise la ceinture objet du procès-verbal de constat d’achat.

Il est donc établi que la société Coach Stores France commercialise les articles litigieux, de sorte que la demande de mise hors de cause n’apparaît pas fondée.

-sur la déchéance de la marque de l’union européenne n° 2596930

Les sociétés défenderesses poursuivent la déchéance de la marque de l’Union européenne JM Weston, soutenant que cette demande est parfaitement recevable, nonobstant les manoeuvres opérées par la titulaire qui a entendu retirer de ses prétentions, les produits “cuir et imitations cuir” visés à l’enregistrement de la marque.

Les sociétés Coach exposent que la société JM Weston ne justifie pas d’une exploitation sérieuse de la marque précitée, sur le marché français, pour chacun des produits visés au dépôt, dont le “cuir et imitation cuir”, en classe 18, alors qu’un usage à titre de nom commercial, enseigne ou dénomination sociale ne correspond pas à une fonction de marque et que manifestement l’activité de la société Weston est celle de fabrication et de négoce en gros et en détail d’articles chaussants, et non pas celle d’exploitation du cuir.

En outre, selon les défenderesses, le titulaire d’une marque ne peut échapper à la déchéance de ses droits, en invoquant une similitude entre les produits réellement exploités et ceux énumérés à l’enregistrement de la marque, ni en exposant posséder une tannerie, dénommée “tannerie Bastin”, qui n’établit pas pour autant l’exploitation du signe déposé.

La société Weston soulève l’irrecevabilité de la demande de déchéance, dès lors que le tribunal n’est saisi que des prétentions, dans leur dernier état et qu’en l’occurrence, elle a abandonné dans ses dernières écritures, ses demandes de contrefaçon pour les produits “cuir et imitation cuir”, de sorte que la demande en déchéance est irrecevable.

En tout état de cause, si cette réclamation est recevable, elle est néanmoins mal fondée, car l’usage d’une marque ne ressort pas de critères quantitatifs, mais qualitatifs, en considération des caractéristiques du produit sur le marché correspondant et il n’est pas nécessaire que la marque soit obligatoirement apposée sur le produit lui-même. Or pour ne pas abîmer le cuir d’exception qu’elle utilise, la société Weston ne marque pas ses peaux.

Par ailleurs elle indique justifier de la commercialisation de cuirs soit auprès de sa clientèle de particuliers, soit de professionnels. Enfin, l’usage sérieux résulte de l’exploitation, avec son consentement, par la Tannerie Bastin, de la marque Weston, pour désigner et commercialiser le “cuir Weston”.

Sur ce,

Conformément aux dispositions de l’article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires, par un lien suffisant. Ce lien suffisant est apprécié, au moment où la demande reconventionnelle ou additionnelle est formée, et au regard des prétentions originaires, peu important que le demandeur modifie en cours de procédure, celles-ci.

Ainsi, nonobstant l’abandon par le demandeur, en cours de procédure le 24 mars 2017, de ses demandes fondées sur la marque n°2596930 « JM Weston », pour les produits en classe 18, dont le cuir et imitation cuir, il n’en demeure pas moins que la déchéance a été invoquée par la société Coach France, dans ses écritures du 25 octobre 2016 et se trouvait donc parfaitement en lien avec les prétentions originaires. La demande de déchéance est donc recevable.

L’article 18 du règlement 2017/ 1001 du 14 juin 2017, se substituant au règlement CE 207/ 2009, dispose que :

1. Si, dans un délai de cinq ans à compter de l’enregistrement, la marque de l’Union européenne n’a pas fait l’objet par le titulaire d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant un délai ininterrompu de cinq ans, la marque de l’Union européenne est soumise aux sanctions prévues au présent règlement, sauf juste motif pour le non-usage.

Constituent également un usage au sens du premier alinéa :

a) l’usage de la marque de l’Union européenne sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée, que la marque soit ou non aussi enregistrée sous la forme utilisée au nom du titulaire ;
b) l’apposition de la marque de l’Union européenne sur les produits ou sur leur conditionnement dans l’Union dans le seul but de l’exportation.

2. L’usage de la marque de l’Union européenne avec le consentement du titulaire est considéré comme fait par le titulaire.

L’article 58 du même texte dispose quant à lui que :
1. Le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon :

a) si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage; toutefois, nul ne peut faire valoir que le titulaire est déchu de ses droits si, entre l’expiration de cette période et la présentation de la demande ou de la demande reconventionnelle, la marque a fait l’objet d’un commencement ou d’une reprise d’usage sérieux; cependant, le commencement ou la reprise d’usage fait dans un délai de trois mois avant la présentation de la demande ou de la demande reconventionnelle, ce délai commençant à courir au plus tôt à l’expiration de la période ininterrompue de cinq ans de non-usage, n’est pas pris en considération lorsque des préparatifs pour le commencement ou la reprise de l’usage interviennent seulement après que le titulaire a appris que la demande ou la demande reconventionnelle pourrait être présentée ;

(…)
2. Si la cause de déchéance n’existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, le titulaire n’est déclaré déchu de ses droits que pour les produits ou les services concernés.

Il appartient au titulaire d’établir l’exploitation sérieuse du signe dans la vie des affaires, pendant une durée de cinq ans. Si les pièces n°22, 23 et 33 de la société Weston sont sans portée pour ce faire et s’il n’est établi aucune impossibilité d’apposer le signe sur les cuirs et peaux, fussent- ils d’exception, dès lors que la marque peut être portée au moyen d’un cachet d’encre ou d’un autocollant, sans dégrader la matière, il n’en demeure pas moins que la société Weston justifie par les 29 factures versées au débat (pièce n°24), de la commercialisation sous son nom, de cuirs, débris de cuir (box) et peaux, entre décembre 2002 et octobre 2016, et par là même de l’exploitation de la marque invoquée pour les produits et services visés en classe 18.

La demande de déchéance sera donc écartée.

-sur la contrefaçon de marques

La société Weston reproche à la société Coach Inc. une contrefaçon par reproduction de son signe et à la société Coach Stores France, une reproduction par utilisation d’un signe similaire et il est réclamé, à l’encontre des sociétés Coach in solidum, la somme de 200.000 euros.

L’article 9-2 du règlement précité sur la marque de l’Union européenne dispose : “ Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d’une marque de l’Union européenne, le titulaire de cette marque de l’Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour des produits ou services lorsque :
a/ ce signe est identique à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée,

b/ ce signe est identique ou similaire à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque”.

En l’espèce, les pièces versées aux débats et notamment du procès- verbal de constat sur le site internet de la société américaine, en langue française et accessible au public français, que la société Coach Inc. commercialise des ceintures en cuir, sous une référence incluant le terme “Weston”, qui est identique au signe déposé par la société demanderesse.

La société défenderesse soutient néanmoins que l’usage incriminé n’est pas un usage à titre de marque, susceptible de fournir des indications sur l’origine du produit et qu’il n’est pas apposé sur la ceinture, ni même sur l’étiquette ou le packaging, ou encore le ticket de caisse.

Toutefois, le produit est présenté sur le site internet de la société américaine avec la mention “Dress- Weston Cut-to-size-signature C Crossgrain-leather reversible belt”, dont tous les termes utilisés à l’exception de “Weston”, ont pour fonction de décrire les caractéristiques du produit ( “Dress” signifiant élégant, habillé, “cut-to- size” évoquant la longueur ajustable de la ceinture, “signature C crossgrain” indiquant que le produit reproduit la lettre C de Coach en diagonale et qu’il est une ceinture en cuir réversible “leather reversible belt”).

Le terme “Weston” n’a quant à lui aucune signification au regard des caractéristiques du produit, si ce n’est celle de la marque du concurrent et n’est utilisé dès lors que pour invoquer l’origine du produit, laissant supposer au consommateur un partenariat entre les marques de luxe “weston” et “Coach”.

Il constitue la reprise à l’identique du signe déposé, pour des produits identiques à ceux visés à l’enregistrement, à savoir les vêtements (habillement) en classe 25, dont les ceintures font partie.
La contrefaçon par reproduction de la marque à l’identique par la société Coach Inc. est constituée.

Ce signe est également l’imitation de la marque JM Weston, du fait de la reprise du terme dominant de “Weston”, pour des produits identiques ou similaires et génère un risque de confusion dans l’esprit du public, amené à concevoir une origine commune ou un partenariat entre les marques.
La contrefaçon par imitation de la marque par la société Coach Inc. est également constituée.

En ce qui concerne les actes reprochés à la société française, les pièces visées, à savoir les pièces n°11 (procès-verbal de constat), n°20 (ceinture en original), n°29 et 30 (captures d’écran sans valeur probante) et n°38 et 39 (présentation du code-barres) ne permettent pas d’imputer à cette société, la commission d’actes de contrefaçon, car s’il est établi que la ceinture acquise à l’occasion du constat d’achat (pièce n°12) est identique à celle offerte sur le site de la société américaine et porte la même référence (63333), l’usage par la société française des termes “Weston” ou même “WSTN”, sous réserve en tout état de cause que celui-ci constitue une contrefaçon par imitation de la marque, n’est pas prouvé.

Dans ces conditions, la matérialité de la contrefaçon imputée à la société Coach Stores France n’est pas établie et les prétentions de ce chef doivent être écartées.

-sur les mesures réparatrices

En ce qui concerne les mesures réparatrices, la société Weston sollicite l’indemnisation du préjudice résultant en considérant l’atteinte à la marque, le détournement illicite de la notoriété, l’atteinte au pouvoir distinctif de la marque, le bénéfice réalisé, l’extraordinaire développement du chiffre d’affaires de la société Coach, depuis son implantation en 2010, tout en constatant que malgré sommation, les sociétés défenderesses n’ont communiqué aucun élément comptable.

Les sociétés Coach contestent les chefs de préjudice qui sont invoqués et la multiplication artificielle de ceux-ci et leur montant exorbitant, en sollicitant le rejet ou la réduction à une valeur symbolique.

Sur ce,

L’article L. 716-14 du code de la propriété intellectuelle dispose que « pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l’atteinte. (…) ».

Aucun fait litigieux n’étant retenu à l’égard de la société française Coach, il demeure l’usage par la société américaine, sur le site internet accessible aux consommateurs français, mais non marchand, du signe contrefaisant, lequel a au demeurant cessé à réception de la mise en demeure.

Il ne peut dès lors être comptabilisé le manque à gagner de la demanderesse et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, ni même l’implantation rapide sur le territoire français, mais il demeure que les faits portent atteinte à la valeur distinctive de la marque et génèrent pour la titulaire, un préjudice moral, de sorte qu’à ce titre, la somme de 45.000 euros doit être allouée à la société JM Weston.

Il sera fait droit à la demande d’interdiction, suivant les modalités fixées au dispositif de la présente décision, à l’exclusion des demandes de publication sur internet et par voie de presse, qui n’apparaissent pas justifiées.

-sur la concurrence déloyale

La société Weston soutient également que les sociétés Coach ont commis des actes de parasitisme et de concurrence déloyale, qui ont gravement porté atteinte à son image de marque et à sa renommée, caractérisés par le détournement de la notoriété des marques dont elle est titulaire, la reprise de la dénomination sociale et l’atteinte à son réseau de distribution.

Les sociétés défenderesses concluent au rejet de ces prétentions, exposant qu’il n’est justifié d’aucune dépense d’investissements, postérieurement à 2011 et que la société Coach, connaissant elle-même un grand succès et bénéficiant d’une renommée internationale, ne nécessite pas des investissements des tiers.

Les faits allégués au titre de l’atteinte aux autres signes distinctifs de la demanderesse (dénomination sociale, nom commercial et enseigne), ne sont pas distincts de ceux invoqués au titre de la contrefaçon de marque et aucune atteinte au réseau de distribution n’est constituée puisque la société Weston détient en propre ses points de vente.

Sur ce,

Sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale, sur le fondement de l’article 1382 devenu 1240 du code civil, les comportements distincts de ceux invoqués au titre de la contrefaçon, fautifs car contraires aux usages dans la vie des affaires, tels que ceux visant à créer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit ou ceux, parasitaires, qui tirent profit sans bourse délier d’une valeur économique d’autrui procurant à leur auteur, un avantage concurrentiel injustifié, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements.

En l’espèce, il n’est pas justifié d’investissements récents, exposés pour développer et accroître la notoriété de la marque Weston, qui auraient été indument détournés postérieurement à 2011 (pièce n°14) alors que les faits litigieux datent de 2016 et dont les sociétés défenderesses auraient tiré profit.

L’emploi du signe, à titre de marque, n’a pas porté atteinte aux autres signes distinctifs appartenant à la société, laquelle au demeurant se désigne “JM Weston” et il n’est pas invoqué de faits distincts au soutien de cette prétention, pas plus que n’est établie la désorganisation du réseau de distribution.
En outre, les consommateurs ont, dans la pire des hypothèses, estimé que les sociétés Coach et Weston se sont associées dans le cadre d’une opération commerciale ponctuelle, sans qu’il n’en résulte une quelconque atteinte pour la demanderesse, s’agissant de sociétés de même envergure et de même notoriété, bénéficiant de moyens de commercialisation et de distribution des produits équivalents.

Les faits allégués de concurrence déloyale et de parasitisme ne sont pas constitués et les prétentions supplémentaires formées à ce titre doivent être écartées.

-sur les autres demandes

La société Coach Inc. qui succombe supportera les dépens et ses propres frais.

En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, est condamnée au paiement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

La société Coach Inc. sera condamnée à payer à la société Weston, la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société Coach Stores France, les frais exposés par elle pour assurer sa défense.

Aucune circonstance particulière ne justifie le prononcé de l’exécution

provisoire qui n’apparaît ni nécessaire ni compatible avec la nature de l’affaire.

DÉCISION

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

Rejette la demande de nullité du procès-verbal de constat d’achat du 07 juin 2016,

Rejette l’exception de nullité de l’assignation,

Rejette la demande de mise hors de cause de la société Coach Stores France,

Déboute les sociétés Coach de leur demande en déchéance de la marque de l’Union européenne n° 2596930, pour les produits en classe 18 : “Cuir et imitation cuir”,

Dit qu’en faisant usage du signe Weston, la société Coach Inc. s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon de la marque verbale de l’Union européenne n°13574157 « Weston » et de la marque verbale de l’Union européenne n°2596930 « JM Weston », dont la société JM Weston est titulaire,

Condamne la société Coach Inc. à payer à la société JM Weston, la somme de 45.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon commis à son encontre,

Fait interdiction à la société Coach Inc. de poursuivre de tels agissements, et ce sous astreinte de 200 euros par infraction constatée et par jour, passé le délai huit jours après la signification du présent jugement,

Dit que le tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte,

Déboute la société Weston de ses prétentions à l’encontre de la société Coach Stores France,

Déboute la société Weston de ses réclamations au titre de la concurrence déloyale et parasitaire,

Déboute la société Coach Stores France de sa demande pour frais irrépétibles,

Condamne la société Coach Inc. aux dépens,

Condamne la société Coach Inc. à payer à la société JM Weston, la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.

Le Tribunal : Carine Gillet (vice-président), Florence Butin (vice-président), Aurélie Jimenez (juge), Marie-Aline Pignolet (greffier)

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